Il contratto di licensing consente al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale di concederne a terzi l’utilizzo, guadagnando grazie alle royalties. Ecco come funziona

Il licensing è un tipo di contratto attraverso il quale il proprietario di un brevetto, di un marchio, di un know how o di una qualsiasi proprietà intellettuale, ne concede l’utilizzo ad un’altra persona o impresa. Tramite il licensing, chi dispone di una proprietà intellettuale può consentire a terzi di esercitare diritti che di base spetterebbero solo al proprietario. Si tratta di una delle forme di partnership più utilizzate, dal momento che oggi è più facile commercializzare un prodotto nato da un’idea esistente piuttosto che inventarne una nuova a partire da zero. Inoltre, in un mondo sempre più connesso e globale, costruire reti e relazioni tra i diversi soggetti attivi nel mercato risulta spesso una scelta vincente.

Che cosa si intende per licensing?

Il licensing, conosciuto anche come concessione in licenza o contratto di licenza, è il trasferimento di una proprietà intellettuale dal legittimo proprietario ad un terzo. In pratica, il titolare di una invenzione, di un marchio o di un brevetto può ottenerne un profitto concedendone in licenza l’utilizzo o la commercializzazione. I vantaggi del contratto di licensing sono notevoli per entrambi le parte in causa. Chi concede la licenza (licensor o licenziante) può sfruttare economicamente la sua proprietà intellettuale e penetrare in nuovi mercati senza ulteriori investimenti. Chi la ottiene (licensee o licenziatario) può attivare un nuovo business correndo rischi molto limitati.

Al contempo, come ogni tipo di partnership, anche quella prevista dal contratto di licensing porta con sé qualche rischio. Chi ottiene in usufrutto la licenza non può limitarsi ad introdurre lo stesso prodotto nel mercato, ma dovrà lavorare molto sull’innovazione e sulla ricerca. Chi la concede correrà quindi il rischio di offrire un trampolino di lancio ad un nuovo concorrente. Potenzialmente, infatti, il licenziatario potrebbe sviluppare con quella licenza un prodotto o servizio migliore di quello originario. Oppure peggiore, rischiando così di danneggiare l’immagine dell’impresa che l’ha creato e ne porta il nome.

Tipi di licensing

Esistono tre tipologie fondamentali di licensing.

• Licensing in: un tipo di licensing che prevede la cessione delle conoscenze fondamentali per sviluppare un business.
• Cross licensing: tipologia di licensing nella quale l’azienda possiede già le conoscenze, ma non può utilizzarle per via dell’esistenza di un brevetto. Il cosiddetto cross licensing viene utilizzato soprattutto da grandi aziende che producono molti beni complessi, generando così numerosi brevetti. Ad esempio, nel settore farmaceutico, onde evitare il rischio di reciproche azioni legali, le aziende tendono a concedersi reciprocamente le licenze.
• Licensing out: detto anche “licensing in uscita”, prevede la concessione di una licenza con l’obiettivo di generare per l’impresa un reddito aggiuntivo derivante dalla realizzazione e dalla vendita dei prodotti.

Il contratto di licensing

Il contratto di licensing deve definire in modo chiaro i termini dell’accordo tra licenziante e licenziatario. In particolare, deve indicare:

• chi sono i soggetti coinvolti
• la durata de contratto
• i diritti che vengono concessi (ad esempio l’utilizzo, la commercializzazione, la modifica, la riproduzione: non è detto che tutti debbano essere presenti)
• il corrispettivo che il licenziante deve versare tramite le royalties (a meno che la licenza sia gratuita, come nel caso di Creative Commons o licenze open source)
• le modalità di rinuncia al contratto e le procedure di annullamento
• eventuali clausole restrittive.

Attenzione: i contratti di licensing non sono uguali ai contratti di cessione. Con la cessione, infatti, il proprietario trasferisce completamente i suoi diritti al cessionario, perdendoli. Con il contratto di licensing, invece, li mantiene. Potremmo paragonare la cessione ad una vendita e il licensing ad un affitto. In un contratto di licenza è importante leggere molto bene soprattutto la parte relativa ai diritti che vengono concessi. Ad esempio, una licenza software destinata agli utenti finali solitamente prevede solo il diritto di utilizzo del software stesso, ma non la distribuzione, né tantomeno la modifica o la copia.

Le royalties

Relativamente al contratto, abbiamo citato le royalties. Si tratta di percentuali sui ricavi che derivano dall’utilizzo dei diritti concessi. Nel contratto deve essere specificato se si parla di ricavi lordi o netti. Questo sistema implica che più i licenziatario utilizzerà la proprietà intellettuale, più il licenziante guadagnerà. Pensiamo ad esempio ai diritti d’autore legati ad una canzone: ogni volta che questa viene trasmessa, l’autore consegue un guadagno. Se invece chi ottiene l’utilizzo dei diritti non dovesse poi di fatto utilizzarli, chi li ha concessi non otterrà alcun compenso. Per questa ragione, spesso i contratti prevedono incentivi all’utilizzo della proprietà intellettuale, specialmente se viene concessa in esclusiva. Altrimenti si può prevedere il pagamento periodico di una cifra minima garantita.

L’esclusiva

Il contratto di licensing può prevedere la clausola dell’esclusiva. Ciò significa che il titolare concede i diritti relativi ad una proprietà intellettuale solo ed esclusivamente a quel licenziatario. L’esclusiva può essere anche limitata ad un certo territorio oppure non essere prevista affatto. Dipende dalla volontà delle due parti e dalle tipologie di licenza. Ad esempio, non ha senso che i diritti relativi ad un software destinato al pubblico vengano concessi in esclusiva. Se parliamo invece di brevetti o invenzioni l’esclusiva assume un significato importante.

Rispetto alla questione territoriale, è importante sottolineare che i diritti di proprietà intellettuale sono sempre legati ad uno specifico territorio. Ovvero quello nel quale è avvenuta la registrazione del brevetto. Ciò significa che il titolare di un brevetto dell’Unione Europea non può disporre dei diritti sul suo stesso brevetto al di fuori dell’Unione Europea, a meno che abbia esteso la registrazione.